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收到PCT国际检索报告后的应对策略

    PCT是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)的英文缩写,该条约是专利领域的一项国际合作条约,其允许申请人根据该条约向国际局提交一份专利申请,即可同时在该条约所有成员国中要求对其发明进行保护。

   据WIPO统计,自2016年起到2018年,中国作为PCT受理局所受理的PCT国际申请达到近5万件,仅次于美国。


如今,PCT国际申请已成为中国申请人向国外申请专利的主要途径,包括国际阶段和国家阶段,但是其具体程序和特点还不为一些申请人所知。PCT国际申请的重要环节之一,就是可以收到中国专利局作为国际检索单位所下发的PCT国际检索报告和书面意见。审查员针对该PCT申请的技术方案进行国际检索,并作出权利要求是否具有新颖性、创造性及实用性的书面意见。国际检索报告和书面意见是国际阶段申请人可以得到的非常重要的官方下发的书面报告,对申请人有指引和借鉴的作用。

目前,申请人收到国际检索报告和书面意见后,并没有足够重视,或无所适从不知道该如何应对,从而错过了决策的良机。


书面意见的结论通常有三种:全部肯定、部分肯定、全部否定。结合该PCT国际申请对申请人的重要程度以及自身的研发和海外市场情况,申请人决定是否继续申请国外专利。


一、书面意见的结论是全部肯定


如果全部权利要求均具有新颖性、创造性及实用性,那么该PCT申请进入国家阶段后授权的可能性会相对较高,在这种情况下,申请人结合海外市场情况、目标国家专利申请费用、审查周期等各种因素后,收到国际检索报告的全部肯定的结论后,可以最终做出进入国家阶段的决定。


二、

书面意见的结论是部分肯定或全部否定


首先,如果部分权利要求具有新颖性、创造性及实用性,并且申请人或其代理人仔细研读国际检索报告及书面意见后认为国际检索报告及书面意见所引用的对比文件确实能够影响到PCT申请的新颖性和创造性,而且即使经过修改也无法克服不具有新颖性和创造性这个缺陷的话,为了避免进入国家阶段花费大量金钱和时间却得不到最终授权的情况产生,申请人则可以作出不再继续申请国外发明专利的决定。

其次,有些国家比如美国、英国、欧洲专利是没有实用新型专利的,但仍有很多国家,例如日本、德国、澳大利亚、众多东南亚国家是存在实用新型(有些国家成为小专利或创新专利)的,因此,在考虑申请国外发明授权的希望不大时,可以考虑将PCT申请申请国外的实用新型专利,尤其是上述这些国家,实用新型审查周期短,通常仅为1-2个月即可授权,且费用相对发明要低得多。这无疑为申请人提供了更多的选择。

另外,并不是说如果国际检索报告及书面意见对权利要求部分或全部否定,该PCT申请就一定不具有新颖性和创造性,因此国际检索报告及书面意见是单方面作出的,在国际阶段如果申请人不提出初审请求,并没有机会和官方就国际检索报告及书面意见的错误意见进行抗辩。因此,一定程度上来看,即使国际检索报告及书面意见的结论是全部或部分不具有新颖性和创造性,继续申请国外发明专利也仍然有授权的可能。



三、是否应该在国际阶段进行修改


对于国际检索报告和书面意见对权利要求部分肯定或全部否定的情况,申请人有权利决定是否进行修改,以及以什么方式在什么时间进行修改。

在PCT国际阶段申请人有三次修改机会,这三次修改机会多对应的修改内容、修改时机、修改程序均不相同。申请人可参考以下表格信息:

  

 


期限

修改范围

优点

缺点

官费

如何选择

根据PCT条约第19条修改

自收到国际检索报告之日起2个月或自优先权日起16个月

仅限权利要求书

只要做出一次修改,效力针对所有成员国

不能修改说明书及附图,对修改后的内容无法获得官方的意见

将来打算进入多个国家、对于国际检索报告中的负面意见只通过修改权利要求书就能克服

根据PCT条约第34条修改

自收到国际检索报告之日起3个月或自优先权日起22个月

权利要求书、说明书、附图

在进入国家阶段前对修改的内容获得一份国际初审报告,显示修改克服了新颖性或创造性问题

/

希望进一步评判新颖性和创造性、将来打算进入一些检索审查水平相对较弱的国家、依据国际检索报告意见或者国际初审报告结论授权的国家,如新加坡、澳大利亚、印度等

根据PCT条约第28条修改

在进入国家阶段时

权利要求书、说明书、附图

可以通过修改使得权利要求符合具体国家的规定

需要单独向某一个国家提出

视情况

根据具体要进入的国家对申请文件,尤其是权利要求的撰写规定来做适应性修改,如拆分多项从权以符合美国审查规定,删除一些不重要的从权以节省附加费等

 

因此,国际检索报告及书面意见是可供申请人参考的重要官方文件,应引起申请人的足够重视,在收到国际检索报告及书面意见后,应仔细阅读和研究其内容,根据书面意见中的结论,充分结合自身的海外市场、资金预算情况、后续的专利申请策略等因素,作出最有利的申请决策。